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¿Tiene sentido registrar una marca donde no existe actividad?

¿Tiene sentido registrar una marca donde no existe actividad?

Respondiendo a numerosas consultas de nuestros clientes relativas a si tiene sentido registrar una marca donde no existe actividad comercial. La pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es tanto.

¿Tiene sentido registrar una marca donde no existe actividad?

El hecho de que a día de hoy no se esté comercializando un producto con dicha marca en un determinado país, no significa que no podáis hacerlo o haya interés en hacerlo a medio plazo o que nos interese registrar considerando otros criterios tales como mercados emergentes, países donde son habituales las copias o las infracciones etc. Ahora bien, sin tener en cuenta estos últimos criterios, criterios habituales y frecuentes son la comercialización actual, la expectativa de comercialización a medio plazo o el ofrecimiento.

Cualquier acto previo preparatorio para una posterior comercialización del producto, es decir, actos que vayan encaminados a poner el producto en el mercado, justificaría iniciar el trámite de registro de la marca en ese país. Os pongo algunos ejemplos aunque no son los únicos:

  • Actos encaminados a obtener autorizaciones en el país, autorizaciones sanitarias, de exportación, etc., estudios de mercado, envío de muestras, asistencia a ferias comerciales, ofrecimiento de productos sin venta actual etc.
  • Actos dirigidos a buscar un distribuidor en el país. Es una práctica relativamente frecuente que los distribuidores en un determinado país registren en su propio nombre las marcas de producto de aquellas las empresas para las que distribuyen. Por tanto, en todos los países donde a día de hoy tenéis distribuidores es recomendable tener registradas las marcas y también en aquellos países donde estéis iniciando trámites para designar un distribuidor.

Por otro lado, también el ofrecimiento del producto puede considerarse motivo suficiente para tener protegida la marca en un país. A la vista de la creciente importancia que ha cobrado la venta online, es decir, el ofrecimiento y venta de un producto a través de internet, a nuestro juicio, también es importante tener en cuenta en que países se ofrece el producto a la venta a través de internet para así valorar si es conveniente y en qué momento es conveniente registrar la marca en un determinado país.

Lo recomendable es que la marca esté ya registrada (concedida) con suficiente antelación a que el producto en cuestión esté ya en el mercado del país de interés. Hay que tener en cuenta que de media, una solicitud de marca tarda en resolverse 1 año y medio o 2 años. En algún país son 6 meses y en otros pueden llegar a tardar 3 años.

Criterios a tener en cuenta para registrar una marca donde no existe actividad

  • Que sea un país donde actualmente estéis comercializando ese u otros productos.
  • Que sea un país donde existe una expectativa de comercialización de los productos a medio plazo (pongamos entre 2-3 años, considerando los plazo de resolución de marcas).
  • Que sea un país donde estéis llevando actos preparatorios para la posterior comercialización del producto (obtención de autorizaciones administrativas, estudios de mercado, envío de muestras, asistencia a ferias comerciales, ofrecimiento de productos sin venta actual etc.).
  • Que sea un país donde actualmente tenéis distribuidor.
  • Que sea un país donde estéis llevando a cabo negociaciones para designar un distribuidor.
  • Otros criterios tales como, que sean países emergentes en los que más a largo plazo pueda haber un interés y en consecuencia una expectativa de venta, o que sean países donde no se vende pero si se fabrica pero donde las infracciones y registros fraudulentos están a la orden del día, como es el caso de China.

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